2017年商标评审典型案例之第12221479号“新笑傲江湖”商标无效宣告案。
一、基本案情
第12221479号“新笑傲江湖”商标(以下称争议商标)由上海游奇网络有限公司(以下称被申请人)于2013年03月05日提出注册申请，2014年8月14日获准注册，核定使用在第41类“在计算机网络上提供在线游戏”等服务上。完美世界(北京)数字科技有限公司(以下称申请人)于2015年03月20日对争议商标提出无效宣告请求，认为争议商标的注册侵犯了金庸先生小说作品名称《笑傲江湖》的商品化权益，违反了《商标法》第三十二条的规定，请求商标评审委员会依法予以无效宣告。
被申请人答辩称：笑傲江湖并非独立词汇，也不是始于金庸先生著作《笑傲江湖》，笑傲江湖与金庸先生的著作未形成固定的、唯一的对应指向关系。因此，金庸先生对其著作《笑傲江湖》的名称并不享有在先商品化权等，请求维持争议商标的注册。
二、裁定结果
商标评审委员会经审理认为，申请人经《笑傲江湖》小说作品的作者金庸先生合法授权，有权基于金庸先生《笑傲江湖》作品名称商品化权益对争议商标提起无效宣告申请。
申请人提交的在案证据表明，《笑傲江湖》系金庸先生于1969年创作完成的一部武侠小说作品，该作品拥有广大的读者群体，小说作品本身及作品名称在相关公众中均具有较高的知名度和影响力，“笑傲江湖”文字已与金庸先生建立了固定的对应关系，而争议商标“新笑傲江湖”与金庸先生小说作品名称相比较，仅多一修饰性词汇“新”，二者在文字组成、呼叫及含义上均构成实质性相近，且争议商标指定使用的“在计算机网络上提供在线游戏、录像带发行、娱乐”等服务是当下小说作品行业通常可能涉及到的衍生服务行业，争议商标指定使用在上述服务项目上容易使相关公众误认为上述服务项目与知名小说作品的作者具有关联关系或者已经获得了作者的授权，从而对使用了争议商标的上述服务产生好感以及信任感。
这就不当利用了金庸先生基于知名小说作品名称而享有的商业信誉，挤占了作者基于该知名小说作品名称而享有的商业价值和交易机会。故争议商标的申请注册损害了金庸先生小说作品名称的在先商品化权益，违反了《商标法》第三十二条的规定。
三、典型意义
《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的立法目的是在商标授权确权程序中避免或解决商标权与相关权利人拥有的其他在先权利之间的冲突问题。
该条款所指的“在先权利”应作广义理解，不仅包括现行法律已有明确规定的在先法定权利，也包括民事主体依法(包括《民法通则》、《侵权责任法》)享有的受法律保护的其他合法权益。本案申请人所主张的“商品化权”，指的是权利人具有的将知名形象、知名作品名称等相关标识与商品(服务)结合，投入商业性使用而取得经济利益的权利，由于该权利并非法定的民事权利类型，故在此将其称为“商品化权益”为宜。
当小说作品名称因具有一定知名度而不再单纯局限于小说作品本身，与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合，小说相关公众将其对于小说作品的认知与情感投射于小说名称之上，并对与其结合的商品或服务产生信任感和消费需求，使权利人藉此获得小说出版发行以外的商业价值与商业机会时，则该小说作品名称可以构成“商品化权益”。
本案被申请人抗辩称作品名称商品化权无法律明文规定，不应得到保护，对此，商标评审委员会认为，如知名小说作品名称被排斥在受法律保护的民事权益之外，允许其他经营者随意将他人知名小说名称作为自己商品或服务的标识注册为商标，藉此快速占领市场，获得消费者认同，无疑会放纵抢注行为，损害权利人的合法权益，并与商标法的立法目的相违背。因此，将具有商业价值的知名小说名称作为民事权益予以保护，将鼓励智慧成果的创作并促进文化事业的发展。
本案中，申请人提交的在案证据表明相关公众已将“笑傲江湖”与金庸先生之间建立了对应关系，因此，争议商标的申请注册损害了金庸先生小说作品名称的在先商品化权益，违反了《商标法》第三十二条的规定。
