本文中案情争议焦点为被告在侵权诉讼中所主张的正当使用抗辩能否成立。其中提到了使用效果，为尽可能减少市场混淆，在判断是否构成正当使用时，还是应当考虑混淆因素，将“不构成混淆”作为正当使用的一个成立要件，以此促使行为人更加规范谨慎地使用描述性词汇。另外，注册商标的显著性和知名度、注册商标的历史因素也是影响正当性使用认定的需要考虑的其他因素。
裁判要旨
他人无正当理由对商标中的地名元素进行使用，虽不构成商标侵权，但因违反诚实信用且易造成市场混淆的，可以认定构成不正当竞争。
案情
原告厦门兴茂贸易有限公司(以下简称兴茂公司)系“鼓浪屿”商标的独占使用被许可人。“鼓浪屿”商标使用在馅饼产品上，该商标曾获评“福建省著名商标”。被告厦门市誉海食品有限公司(以下简称誉海公司)在其生产的馅饼包装盒上进行如下标注：一种是盒盖正面右上方显著位置印有“鼓浪屿馅饼”字样，字体较大，左上方印有誉海公司经许可使用的“誉海”图文商标。另一种是除上述标注外，在包装盒侧边还印有“鼓浪屿特产”字样。原告起诉认为被告在相同产品上使用“鼓浪屿”标识的行为，构成商标侵权及虚假宣传来源地的不正当竞争，应承担相应的法律责任。被告则辩称其对“鼓浪屿”字样的使用系正当使用。
裁判
福建省厦门市中级人民法院经审理认为，誉海公司在其生产的馅饼产品包装正面显著位置突出使用“鼓浪屿”字样，构成对原告“鼓浪屿”商标的侵害。而标注“鼓浪屿特产”字样系描述性使用，并非商标意义的使用，不构成商标侵权。现有的证据也不足以认定关于馅饼是鼓浪屿特产之描述为虚假宣传，不构成不正当竞争。
原、被告双方均不服提起上诉。福建省高级人民法院经审理后认为，原审认定被告在包装盒显著位置突出使用“鼓浪屿”字样构成商标侵权并无不当，但被告在包装盒侧边使用“鼓浪屿特产”字样虽非商标意义的使用，但无论从鼓浪屿的地理因素或者人文因素的角度，其标注“鼓浪屿特产”都不具备正当的理由。被告的行为违反诚实信用、扰乱公平竞争市场秩序，构成不正当竞争。据此，对案件进行了改判。
评析
本案的争议焦点为被告在侵权诉讼中所主张的正当使用抗辩能否成立。
1、对商标中含有的描述性内容可以进行正当使用。
注册商标专用权依法受法律保护，他人未经许可进行使用，可能会构成商标侵权。但如果满足一定的法定要件，他人可以对商标中所包含的描述性内容进行正当使用，不构成对商标权的侵犯。修订后的商标法第五十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。上述法律对正当性使用仅作出原则性规定，实践中认定被告的使用行为是否属于正当使用，应主要围绕使用意图、使用方式和使用效果等三方面进行审查。
在有些情况下，还需结合历史传承等特定因素进行综合考量，并根据案件具体情况进行判断。其中，关于使用意图，是指行为人是出于描述、说明产品的目的而善意使用相关标识，还是出于攀附他人商誉的不正当竞争意图而使用他人商标，是判断是否构成正当使用的重要因素。关于使用方式，要构成正当使用，不但应为描述产品形状、特点所必要，而且在使用方式上应当正当合理。对于使用方式是否合理，可以参考商业、行业惯例等因素或专业协会的意见进行判断。
关于使用效果，为尽可能减少市场混淆，在判断是否构成正当使用时，还是应当考虑混淆因素，将“不构成混淆”作为正当使用的一个成立要件，以此促使行为人更加规范谨慎地使用描述性词汇。另外，注册商标的显著性和知名度、注册商标的历史因素也是影响正当性使用认定的需要考虑的其他因素。
2、对商标中含有的描述性内容非正当使用构成侵权。
本案中，被告在相同产品的包装盒正面突出标注“鼓浪屿馅饼”字样，对商标中含有的描述性内容非正当使用构成侵权。显然属于商标性使用，易造成混淆，原审认定构成商标侵权并无不当。被告在包装盒的侧边标注“鼓浪屿特产”字样虽非商标性使用，然而馅饼的制作并不与鼓浪屿区域特定的如土壤、水质、气候等独特的地理因素相关，同样，现有的证据也不足以证明该区域具有馅饼制作独特的诸如传统工艺、民间传说等特定的人文因素。鼓浪屿作为一个全国闻名的国家5A级旅游景区，相关公众对“鼓浪屿”的认知是一个著名的游览小岛、景色秀美的海上明珠，但与馅饼无关。
换言之，无论从鼓浪屿的地理因素或者人文因素的角度，誉海公司在馅饼上标注“鼓浪屿特产”都不具备正当的理由。而且其在产品的包装盒上以较小的字体标注了生产地址为“厦门同安工业集中区思明园106号二层”的情况下，还在包装盒较醒目处标注“鼓浪屿特产”字样，容易造成相关公众误认为该馅饼产自鼓浪屿，其后果不仅使相关公众对该产品的来源产生误导，尤其兴茂公司在馅饼产品上申请“鼓浪屿”注册商标且该商标具有较高的知名度、“鼓浪屿馅饼”已经与兴茂公司形成唯一对应关系的情况下，誉海公司在馅饼包装盒上标注“鼓浪屿特产”的行为必将减损兴茂公司享有注册商标专用权带来的权益，从而降低兴茂公司的市场竞争力，誉海公司这种违反诚实信用、扰乱公平竞争市场秩序的行为，依照反不正当竞争法第二条的规定，应当认定为构成不正当竞争。
